TƯ VẤN PHÁP LÝ M&A: RỦI RO NHÃN HIỆU CHỦ LỰC ĐỨNG TÊN CÁ NHÂN NGƯỜI SÁNG LẬP TRONG GIAO DỊCH M&A

Với nhiều doanh nghiệp, đặc biệt trong các ngành bán lẻ, thời trang, thực phẩm, mỹ phẩm và dịch vụ, nhãn hiệu là tài sản tạo nên phần lớn giá trị. Khách hàng mua sản phẩm vì tin vào thương hiệu, và bên mua trong giao dịch M&A sẵn sàng trả giá cao chính vì giá trị thương hiệu đó. Tuy nhiên, ở nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhãn hiệu chủ lực lại được người sáng lập đăng ký dưới tên cá nhân ngay từ khi chưa thành lập doanh nghiệp, hoặc do thói quen coi doanh nghiệp và bản thân là một.

Khi đó, về mặt pháp lý, nhãn hiệu không phải là tài sản của doanh nghiệp. Bên mua cổ phần, phần vốn góp chỉ trở thành chủ sở hữu doanh nghiệp, không phải chủ sở hữu nhãn hiệu. Sau giao dịch, người sáng lập vẫn có toàn quyền đối với nhãn hiệu: có thể thu phí sử dụng, cấm doanh nghiệp sử dụng, chuyển nhượng cho bên khác, hoặc tự kinh doanh cạnh tranh dưới chính nhãn hiệu đó. Bài viết này phân tích rủi ro trên, cách nhận diện khi thẩm định và các giải pháp xử lý trong hồ sơ giao dịch M&A.

Quý khách hàng quan tâm đến dịch vụ tư vấn về M&A, vui lòng liên hệ Công ty Đại Quang Minh theo số Hotline: 0932.191.299; Zalo: 0932.191.299; Email: info@quangminhlawfirm.com; Viber: (+84) 329 656 280; WhatsApp: (+84) 329 656 280; WeChat: (+84) 329 656 280 (ID: daiquangminh123); Telegram: (+84) 329 656 280 để được hỗ trợ miễn phí, trọn gói nhanh chóng, chính xác nhất.

Ngoài ra, Công ty Đại Quang Minh đang cung cấp cho Quý khách hàng các Dịch vụ về Giấy phép con khác; Đăng ký doanh nghiệp; Đầu tư; Lao động nước ngoài; Tư vấn thường xuyên cho hoạt động của doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Liên hệ:

- Zalo: 0932.191.299

- Gmail: info@quangminhlawfirm.com

- Viber: (+84) 329 656 280

- WhatsApp: (+84) 329 656 280

- WeChat: (+84) 329 656 280 (ID: daiquangminh123)

- Telegram: (+84) 329 656 280

I. Tư vấn pháp lý M&A: Bản chất pháp lý và rủi ro khi nhãn hiệu đứng tên cá nhân

Để đánh giá đúng mức độ rủi ro, bên mua cần hiểu quyền đối với nhãn hiệu được xác lập như thế nào, và vì sao việc doanh nghiệp đang sử dụng nhãn hiệu không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có quyền đối với nhãn hiệu.

Quyền đối với nhãn hiệu thuộc về ai

Tại Việt Nam, quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ, trừ nhãn hiệu nổi tiếng. Chủ sở hữu nhãn hiệu là tổ chức, cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Doanh nghiệp có sử dụng nhãn hiệu lâu năm, in trên bao bì, biển hiệu, website, cũng không vì thế mà trở thành chủ sở hữu.

Nếu người sáng lập là chủ văn bằng, doanh nghiệp chỉ sử dụng nhãn hiệu trên cơ sở sự đồng ý của người sáng lập, có thể bằng hợp đồng sử dụng nhãn hiệu (li-xăng) hoặc chỉ là thỏa thuận miệng. Khi quyền kiểm soát doanh nghiệp chuyển sang bên mua, sự đồng ý này có thể bị rút lại bất cứ lúc nào.

Cơ sở pháp lý: Điều 6, Điều 121, Điều 123 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022).

Rủi ro đối với bên mua

- Người sáng lập yêu cầu doanh nghiệp trả phí sử dụng nhãn hiệu cao, hoặc chấm dứt cho phép sử dụng, buộc doanh nghiệp phải đổi thương hiệu và mất khách hàng;

- Người sáng lập chuyển nhượng nhãn hiệu cho bên thứ ba, kể cả đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp;

- Người sáng lập dùng nhãn hiệu để thành lập doanh nghiệp mới kinh doanh cùng ngành;

- Doanh nghiệp không thể tự mình thực hiện các biện pháp chống hàng giả, xử lý xâm phạm, vì chỉ chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu ủy quyền mới có quyền yêu cầu xử lý;

- Giá trị nhãn hiệu không được ghi nhận trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp, nên giá trị doanh nghiệp mà bên mua định giá có phần không có cơ sở pháp lý;

- Nếu người sáng lập qua đời, nhãn hiệu trở thành di sản thừa kế, và những người thừa kế có thể không đồng ý cho doanh nghiệp tiếp tục sử dụng.

Các tình huống tương tự cần lưu ý

- Nhãn hiệu mới chỉ nộp đơn đăng ký, chưa được cấp văn bằng, và người nộp đơn là cá nhân;

- Logo do một nhà thiết kế bên ngoài tạo ra, nhưng doanh nghiệp không có hợp đồng chuyển giao quyền tác giả, nên nhà thiết kế vẫn có quyền tác giả đối với logo dưới dạng tác phẩm mỹ thuật ứng dụng;

- Tên miền, tài khoản mạng xã hội, gian hàng trên sàn thương mại điện tử mang nhãn hiệu, nhưng đăng ký dưới tên hoặc tài khoản cá nhân của người sáng lập;

- Nhãn hiệu được đăng ký ở nước ngoài theo hệ thống Madrid hoặc đăng ký trực tiếp, dưới tên công ty khác của người sáng lập.

Vấn đề pháp lý thường gặp

- Bên mua chỉ kiểm tra việc doanh nghiệp đang sử dụng nhãn hiệu, không tra cứu chủ văn bằng trên cơ sở dữ liệu của Cục Sở hữu trí tuệ.

- Doanh nghiệp sử dụng nhãn hiệu của người sáng lập mà không có hợp đồng li-xăng bằng văn bản.

- Bên bán cam đoan “doanh nghiệp có đầy đủ quyền đối với tài sản trí tuệ đang sử dụng”, nhưng không phân biệt quyền sở hữu với quyền sử dụng.

II. Tư vấn pháp lý M&A: Rủi ro tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chưa hoàn thành

Rủi ro nhãn hiệu đứng tên cá nhân thường chỉ được phát hiện khi bên mua chủ động tra cứu, vì bên bán ít khi tự công bố. Việc thẩm định cần bao quát cả nhãn hiệu, quyền tác giả đối với logo và các tài sản số gắn với thương hiệu

Lập danh mục tài sản thương hiệu

- Liệt kê tất cả nhãn hiệu, logo, khẩu hiệu đang được sử dụng trên sản phẩm, bao bì, biển hiệu, website và tài liệu quảng cáo;

- Liệt kê tên miền, tài khoản mạng xã hội, gian hàng trên sàn thương mại điện tử gắn với thương hiệu;

- Xác định nhãn hiệu nào là nhãn hiệu chủ lực, tạo ra phần lớn doanh thu, để ưu tiên xử lý.

Tra cứu và đối chiếu thông tin

- Tra cứu trên cơ sở dữ liệu sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ: chủ văn bằng, số văn bằng, nhóm sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ, thời hạn hiệu lực và tình trạng đơn;

- Kiểm tra nhãn hiệu có được bảo hộ cho đúng nhóm sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp đang kinh doanh và dự kiến mở rộng hay không;

- Kiểm tra thời hạn hiệu lực. Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có hiệu lực 10 năm kể từ ngày nộp đơn và có thể gia hạn nhiều lần. Nhãn hiệu sắp hết hạn cần được gia hạn trước khi chuyển nhượng;

- Kiểm tra nhãn hiệu có nguy cơ bị chấm dứt hiệu lực do không được sử dụng liên tục từ 05 năm trở lên, hoặc có đang bị phản đối, khiếu nại, tranh chấp không;

- Kiểm tra nhãn hiệu có đang được li-xăng cho bên thứ ba, hoặc được dùng làm tài sản bảo đảm không.

Cơ sở pháp lý: Điều 93, Điều 95 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung).

Rà soát quan hệ giữa người sáng lập và doanh nghiệp

- Rà soát hợp đồng li-xăng giữa người sáng lập và doanh nghiệp (nếu có): phạm vi, thời hạn, phí sử dụng, quyền chấm dứt, và hợp đồng có điều khoản chấm dứt khi doanh nghiệp thay đổi chủ sở hữu hay không;

- Rà soát các hợp đồng thiết kế logo, bao bì, và văn bản chuyển giao quyền tác giả;

- Phỏng vấn người sáng lập về kế hoạch sau giao dịch: có tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp, có hoạt động kinh doanh khác cùng ngành hay không.

Vấn đề pháp lý thường gặp

- Nhãn hiệu chỉ được bảo hộ cho một nhóm sản phẩm, trong khi doanh nghiệp đã mở rộng sang các nhóm khác chưa được bảo hộ, và có người khác đã đăng ký nhãn hiệu tương tự cho các nhóm này.

- Người sáng lập đã ký hợp đồng li-xăng độc quyền cho một doanh nghiệp khác tại một khu vực hoặc trên một kênh bán hàng.

- Tài khoản gian hàng trên sàn thương mại điện tử và trang mạng xã hội có lượng khách hàng lớn, nhưng đăng ký bằng thông tin cá nhân của người sáng lập.

Tại sao quý khách hàng nên chọn Công ty Đại Quang Minh

Nguồn nhân lực: Là tập hợp đội ngũ chuyên gia pháp lý doanh nghiệp, chuyên viên pháp lý dự án có quá trình công tác lâu năm tại các Tập đoàn kinh tế tư nhân trong nước; các doanh nghiệp lớn có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.

Chính sách tư vấn: Khách hàng được tặng gói tư vấn pháp lý hoàn toàn miễn phí khi sử dụng dịch vụ tại Công ty.

Tính chuyên nghiệp và kinh nghiệm: Đội ngũ nhân sự am hiểu sâu sắc về lĩnh vực thành lập doanh nghiệp, đảm bảo quá trình tư vấn nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.

Tiết kiệm thời gian: Sử dụng dịch vụ của chúng tôi giúp bạn tiết kiệm thời gian khi mọi thủ tục và hồ sơ liên quan đều được thực hiện trọn gói.

Tuân thủ pháp luật: Chúng tôi đảm bảo mọi quy trình đều tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật hiện hành.

Tính linh hoạt: Dịch vụ tư vấn được thiết kế phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng khách hàng, giúp bạn lựa chọn giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp.

Đối tác tin cậy: Công ty Đại Quang Minh đã xây dựng được uy tín trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp với chi phí hợp lý cho nhiều cá nhân và doanh nghiệp trên toàn quốc.

Bảo mật thông tin: Chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân và thông tin kinh doanh của khách hàng.

Hỗ trợ chi tiết: Cung cấp hướng dẫn đầy đủ về quy trình và yêu cầu, giúp khách hàng hiểu rõ từng bước trong việc thành lập doanh nghiệp.

Tối ưu quy trình: Chúng tôi giúp đơn giản hóa quy trình đăng ký kinh doanh, giảm thiểu rủi ro và những khó khăn có thể phát sinh.

Trải nghiệm khách hàng: Luôn hướng đến việc mang lại trải nghiệm tốt nhất thông qua tư vấn chuyên nghiệp và hỗ trợ tận tâm.

Tập trung phát triển kinh doanh: Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi mà không cần lo lắng về các thủ tục pháp lý.

III. Tư vấn pháp lý M&A: Giải pháp xử lý trong hồ sơ giao dịch

Khi phát hiện nhãn hiệu chủ lực đứng tên cá nhân, bên mua nên yêu cầu chuyển quyền sở hữu nhãn hiệu về doanh nghiệp trước khi hoàn tất giao dịch. Giải pháp cụ thể cần kết hợp giữa thủ tục sở hữu trí tuệ, điều khoản hợp đồng và cấu trúc thanh toán.

Chuyển quyền sở hữu nhãn hiệu về doanh nghiệp

- Chuyển nhượng nhãn hiệu: người sáng lập ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu cho doanh nghiệp, và đăng ký hợp đồng tại Cục Sở hữu trí tuệ. Việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu chỉ có hiệu lực khi đã được đăng ký. Vì vậy, chỉ ký hợp đồng mà không đăng ký thì doanh nghiệp chưa trở thành chủ sở hữu;

- Góp vốn bằng quyền sở hữu nhãn hiệu: người sáng lập dùng nhãn hiệu để góp vốn hoặc tăng vốn vào doanh nghiệp. Tài sản góp vốn phải được định giá theo Luật Doanh nghiệp, và người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho doanh nghiệp, tức là cũng phải đăng ký chuyển nhượng tại Cục Sở hữu trí tuệ;

- Đối với nhãn hiệu đang ở giai đoạn nộp đơn: thực hiện thủ tục chuyển nhượng đơn để doanh nghiệp trở thành người nộp đơn, trước khi văn bằng được cấp;

- Việc chuyển nhượng không được gây nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu. Nếu người sáng lập sở hữu nhiều nhãn hiệu tương tự nhau, nên chuyển nhượng đồng thời tất cả để tránh bị từ chối;

- Đồng thời chuyển quyền tác giả đối với logo, và chuyển tên miền, tài khoản mạng xã hội, gian hàng trực tuyến về doanh nghiệp.

Cơ sở pháp lý: Điều 138, Điều 139, Điều 148 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung); Điều 34, Điều 35, Điều 36 Luật Doanh nghiệp 2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2025).

Đưa vào điều kiện tiên quyết và cơ chế thanh toán

- Quy định việc Cục Sở hữu trí tuệ đã ghi nhận doanh nghiệp là chủ sở hữu nhãn hiệu là điều kiện tiên quyết để hoàn tất giao dịch;

- Nếu thủ tục đăng ký chuyển nhượng chưa xong trước ngày hoàn tất: giữ lại một phần giá chuyển nhượng tương ứng với giá trị nhãn hiệu, chỉ thanh toán khi doanh nghiệp được ghi nhận là chủ sở hữu;

- Trong thời gian chờ, người sáng lập ký hợp đồng li-xăng độc quyền, miễn phí cho doanh nghiệp, không được đơn phương chấm dứt, kèm cam kết không chuyển nhượng, li-xăng hay thế chấp nhãn hiệu cho bên khác;

- Xác định rõ bên nào chịu thuế, phí phát sinh từ việc chuyển nhượng nhãn hiệu. Nếu người sáng lập nhận tiền chuyển nhượng, đây là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, và khoản này nên được tính vào giá giao dịch tổng thể.

Cam đoan, bồi hoàn và cam kết của người sáng lập

- Người sáng lập cam đoan là chủ sở hữu duy nhất, hợp pháp của nhãn hiệu; nhãn hiệu không bị tranh chấp, không bị li-xăng hay thế chấp cho bên khác; và không xâm phạm quyền của bên thứ ba;

- Nghĩa vụ bồi hoàn riêng đối với thiệt hại phát sinh từ việc doanh nghiệp không được sử dụng nhãn hiệu, hoặc bị bên thứ ba khiếu nại về nhãn hiệu, không áp dụng mức trần chung;

- Cam kết không cạnh tranh, không đăng ký hoặc sử dụng nhãn hiệu trùng, tương tự trong cùng lĩnh vực trong một thời hạn nhất định sau giao dịch;

- Trường hợp người sáng lập không đồng ý chuyển nhượng nhãn hiệu, bên mua cần đánh giá lại giá trị giao dịch, vì giá trị thương hiệu không thuộc về doanh nghiệp mà bên mua đang mua.

Tài liệu cần chuẩn bị:

- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, đơn đăng ký nhãn hiệu, kết quả tra cứu trên cơ sở dữ liệu của Cục Sở hữu trí tuệ;

- Hợp đồng li-xăng giữa người sáng lập và doanh nghiệp (nếu có);

- Hợp đồng thiết kế logo, văn bản chuyển giao quyền tác giả;

- Thông tin đăng ký tên miền, tài khoản mạng xã hội, gian hàng thương mại điện tử;

- Dự thảo hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu hoặc hồ sơ góp vốn bằng quyền sở hữu nhãn hiệu.

Vấn đề pháp lý thường gặp

- Các bên ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu nhưng không nộp hồ sơ đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ, nên quyền sở hữu vẫn thuộc người sáng lập.

- Hồ sơ đăng ký chuyển nhượng bị Cục Sở hữu trí tuệ từ chối vì người sáng lập giữ lại nhãn hiệu tương tự cho cùng nhóm sản phẩm, gây nhầm lẫn về nguồn gốc.

- Bên mua đã thanh toán đủ giá, sau đó người sáng lập trì hoãn việc ký hồ sơ chuyển nhượng, trong khi hợp đồng mua bán không có chế tài cụ thể.

- Chỉ chuyển nhượng nhãn hiệu chữ mà bỏ sót nhãn hiệu hình, logo, hoặc quyền tác giả đối với logo.

Quý khách hàng quan tâm đến đến dịch vụ tư vấn về M&A, vui lòng liên hệ Công ty Đại Quang Minh theo số Hotline: 0932.191.299; Zalo: 0932.191.299; Email: info@quangminhlawfirm.com; Viber: (+84) 329 656 280; WhatsApp: (+84) 329 656 280; WeChat: (+84) 329 656 280 (ID: daiquangminh123); Telegram: (+84) 329 656 280 để được hỗ trợ miễn phí, trọn gói nhanh chóng, chính xác nhất.

Ngoài ra, Công ty Đại Quang Minh đang cung cấp cho Quý khách hàng các Dịch vụ về Giấy phép con khác; Đăng ký doanh nghiệp; Đầu tư; Lao động nước ngoài; Tư vấn thường xuyên cho hoạt động của doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Liên hệ:

- Zalo: 0932.191.299

- Gmail: info@quangminhlawfirm.com

- Viber: (+84) 329 656 280

- WhatsApp: (+84) 329 656 280

- WeChat: (+84) 329 656 280 (ID: daiquangminh123)

- Telegram: (+84) 329 656 280

Trong quá trình hoạt động, nếu Quý khách hàng có bất cứ thắc mắc hay cần hỗ trợ, hãy liên hệ với Công ty Đại Quang Minh. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng Quý khách hàng trong quá trình xây dựng, hoạt động và phát triển.

Chúc Quý khách hàng phát triển bền vững, đột phá thành công.

Trân trọng cảm ơn./.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

1. TƯ VẤN PHÁP LÝ M&A: CÁC HÌNH THỨC MUA BÁN, SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

2. TƯ VẤN PHÁP LÝ M&A: QUY TRÌNH MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

3. TƯ VẤN PHÁP LÝ M&A: THẨM ĐỊNH PHÁP LÝ TRƯỚC KHI THỰC HIỆN GIAO DỊCH M&A